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31.07.2017

USA: Gerichtliche Zuständigkeit bei Patentverletzung (U.S. Supreme Court TC Heartland v. Kraft Foods)

Der Eastern District Court von Texas ist seit vielen Jahren das bei Patentinhabern beliebteste Gericht. Bei ihm gingen im Jahr 2016 38% aller Patentverletzungsklagen ein. Ein kürzliches Urteil des U.S. Supreme Courts wird diese Situation ändern. Es stellt fest, dass ein amerikanisches Unternehmen primär in dem Bundesstaat wegen Patentverletzung vor Gericht gebracht werden muss, in dem es domiziliert ist.

Kraft Foods Group Brands LLC, ein in Delaware domiziliertes Unternehmen, klagte das in Indiana domizilierte Unternehmen TC Heartland LLC beim District Court Delaware wegen Patentverletzung ein. Der Gerichtsstand in Delaware sei dadurch gegeben, dass TC Heartland die patentverletzenden Getränke nach Delaware liefere.

TC Heartland beantragte, die Klage abzuweisen oder an das Gericht in Indiana zu überweisen. TC Heartland sei nämlich in Indiana domiziliert und habe auch dort sein Headquarter und seine Produktion. In Delaware habe das Unternehmen keine Niederlassung von irgendeiner Bedeutung.

Der District Court und der Court of Appeals for the Federal Circuit wiesen beide den Überweisungsantrag von TC Heartland ab.

Der Supreme Court hat den Fall aufgenommen und das vorinstanzliche Urteil umgedreht. Die Begründung ist im Wesentlichen wie folgt:

Der 28 USC §1400 (b) regelt spezifisch und ausschliesslich die gerichtliche Zuständigkeit für Patentstreitsachen: „Jede Zivilklage wegen Patentverletzung kann im District erhoben werden, in welchem der Beklagte seinen Sitz hat, oder in welchem der Beklagte Verletzungshandlungen begangen hat und in welchem er eine regulären und etablierten Geschäftssitz hat.“

Bereits im Entscheid Fourco Glass v. Transmirra Products aus dem Jahr 1957 hatte der Supreme Court entschieden, dass ein inländisches Unternehmen für die Zwecke des § 1400(b) nur in dem Staat seinen „Sitz“ hat, in welchem es handelsrechtlich domiziliert ist. Dabei hatte das Gericht schon damals verneint, dass der § 1400 (b) auch die breitere Definition der allgemeinen Gerichtsstandsklausel gemäss § 1391 (c) beinhalten würde.

Der spezifische Gerichtsstandsparagraph §1400 (b) ist seit diesem früheren Urteil unverändert geblieben. Einzig der §1391 (c) zum Default-Gerichtsstand ist vom Kongress zweimal geändert worden. Die letzte Änderung war im Jahr 2011 durch die Klarstellung, dass die allgemeine Gerichtsstandsregelung des § 1391 anwendbar ist, soweit durch Gesetz nicht anders geregelt wird.

Der Supreme Court hat nun festgehalten, dass § 1400 (b) nach wie vor eine eigenständige Definition enthält für Patentstreitsachen und dass deshalb das früher Urteil seine Gültigkeit beibehält. Die Änderung des § 1391 unterstützt sogar die frühere Auslegung des Supreme Court, indem die spezielle Bestimmung des § 1400 (b) mit der Änderung den ausdrücklichen Vorrang gegenüber der allgemeinen Bestimmung des § 1391 erhalten hat.

Damit ist dem Antrag auf Übertragung des Patentstreitfalls von Delaware nach Illinois stattzugeben.

Anmerkung: Dieses Urteil setzt der freien Wahl des Gerichts durch den Patentinhaber eine Grenze. Wenn der Patentverletzer ein amerikanisches Unternehmen ist, muss die Klage in erster Linie in dem Bundesstaat eingereicht werden, in dem das Unternehmen eingetragen ist. Da der Staat Delaware aufgrund seiner günstigen Steuerpolitik die meisten Unternehmenseintragungen hat, wird den Patentprozessen in diesem Staat in Zukunft wahrscheinlich mehr Bedeutung zukommen.

Ist der anzugreifende Patentverletzer ein ausländisches Unternehmen, das nicht in den USA eingetragen ist, dann hat dieses Urteil allerdings keine einschränkenden Folgen.