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28.02.2019

USA: Schadenersatzberechnung (CAFC Exmark v. Briggs & Stratton )

Der durch eine Patentverletzung verursachte Schaden lässt sich meist nur schwer beweisen. Es ist deshalb auch in den USA anerkannt, von einer hypothetischen Lizenzverhandlung auszugehen (Lizenzanalogie). Dabei stellen sich zwei wichtige Fragen: Wie ist der durch die Erfindung bedingte Mehrwert zu ermitteln? Worauf wird der Lizenzsatz bezogen? Das Urteil des CAFC in Sachen Exmark vs. Briggs & Stratton gibt Antworten.

Exmark manufacturing Company war Inhaberin des Patents US 5,987,863 „Lawn Mower having Flow Control Baffles and removable Mulching Baffles”. Der Anspruch 1 bezog sich auf einen „Multiblade lawn mower“, der sich vom Stand der Technik durch eine bestimmte Form der Strömungsleitwand des seitlichen Auswurfkanals unterschied.

Aus diesem Patent klagte Exmark gegen Briggs & Stratton Power Products Group LLC wegen Patentverletzung. Der Disctrict Court von Nebraska verurteilte Briggs zu einer Zahlung von über 48 Mio. Dollar Schadenersatz. Dabei stützte er sich auf eine Expertise, die einen Lizenzsatz von 5% auf die verkaufen Rasenmäher anwendete und zu einem analogen Lizenzbetrag von ca. 24 Mio. US Dollar kam. Wegen „Willful Infringement“ verdoppelte das Gericht den Betrag auf 48 Mio. US Dollars.

Briggs ging gegen dieses Urteil in die Berufung und verlangte unter anderem einen neuen Prozess zur Ermittlung der Schadenshöhe. Erstens sei es nicht richtig, den ganzen Rasenmäher als Basis der Lizenzbereichnung zu nehmen, weil die Verbesserung nur in einem Teil, nämlich der Strömungsleitwand des Auswurfes bestehe. Zweitens habe der Experte den Lizenzsatz von 5% nicht begründet. Und Drittens seien gewisse Patentschriften als Beweismittel ausgeschlossen worden bei der Beurteilung des Wertes der Verbesserung.

Der Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) heisst die Berufung teilweise gut. Zu den drei Einwänden von Briggs sagt er folgendes:

Zum ersten Einwand:

Grundsätzlich muss sich eine angemessene Lizenz sich am Zusatzwert ausrichten, den die Erfindung dem verkauften Produkt gibt. Das heisst aber nicht, dass man den Wertanteil nur über die Lizenzbasis zuordnen kann. Es ist ständige Rechtsprechung, dass die anteilsmässige Wertsteigerung auch über einen angepassten Lizenzsatz berücksichtigt werden kann.

Im vorliegenden Fall ist es durchaus sinnvoll, den Rasenmäher als Ganzes als Lizenzbasis zu verwenden. Zum einen ist der Anspruch auf einen Rasenmäher und nicht nur die Strömungsleitwand gerichtet. Zum anderen wird bei realen Lizenzverhandlungen der Lizenzsatz typischerweise auf das kommerzialisierte Produkt bezogen und nicht nur auf einen Bestandteil, vor allem wenn der verbesserte Bestandteil keinen anerkannten Handelswert hat.

Zum zweiten Einwand:

Betreffend den Lizenzsatz von 5% stellt der CAFC fest, dass der Experte zwar verschiedene Kriterien aus der Rechtsprechung (die sogenannten Georgia Pacific Factors) heranzieht, dass er aber keinen direkten Bezug zwischen den herangezogenen Kriterien und den 5% geschaffen habe. Die 5% erscheinen wie „aus dem Nichts herausgezogen“. Es genügt nicht, dass man diskutiert, welche Georgia Pacific Faktoren zur Anwendung kommen könnten. Man muss auch begründen, welche Auswirkung sie im konkreten Fall haben und wie sie den ermittelten Lizenzsatz beeinflussen. Mathematische Exaktheit ist dabei aber nicht erforderlich.

Zum dritten Einwand:

Briggs wollte anhand von Patentschriften, zu denen es kein kommerzielles Produkt gab, aufzeigen, dass die von Exmark behaupteten Vorteile der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik gar nicht so gross waren, wie von Exmark dargestellt. Der District Court hatte diese Patentschriften aber nicht als Beweismittel zugelassen, weil sie nicht im Sinn des Georgia Pacific Faktors Nr. 9 seien, der besagt, dass „frühere Ausführungsformen, die benutzt worden sind um ähnliche Ergebnisse zu erzielen“ zu berücksichtigen sind.

Der CAFC widerspricht dem District Court. Der besagte Georgia Pacific Faktor Nr. 9 ist nicht so auszulegen, dass nur kommerzialisierte Produkte als Vergleich dienen können. Zudem gibt es auch andere Wege als die Georgia Pacific Faktoren, um den Wert der erfindungsgemässen Verbesserung zu ermitteln. Es ist deshalb nicht richtig, aus den Georgia Pacific Faktoren einen prinzipiellen Ausschluss gewisser Beweismittel abzulehnen.

Für die Ermittlung der Schadenshöhe ist deshalb ein erneuter Prozess durchzuführen.

Anmerkung: Dieses Urteil zeigt, dass man beim Formulieren der Ansprüche darauf achten sollte, nicht nur erfindungszentrale Einzelteile zu beanspruchen, sondern auch das Endprodukt, in welchem die erfindungsgemässen Einzelteile eingesetzt werden. Damit stellt man sicher, dass im Streitfall zumindest die formale Basis geschaffen hat, dass bei der Lizenzberechnung das Endprodukt als Lizenzbasis hergenommen werden kann.