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20.01.2014

USA: Voraussetzung für eine negative Feststellungsklage

Wer ein erteiltes Patent bewusst verletzt, riskiert in den USA zu dreifachem Schadenersatz verurteilt zu werden. Was soll man nun tun, wenn man im Rahmen einer Freedom-to-operate Abklärung ein Patent gefunden hat, welches das eigene Produkt erfasst oder erfassen könnte, wenn man aber glaubt, das Patent sei nicht haltbar?

Beachtet man das zweifelhafte Patent und verzichtet auf eine Nutzung, verpasst man eine interessante Marktchance. Geht man trotz des gegnerischen Patents auf den Markt, riskiert man eine Klage.

Aus dieser Zwickmühle kann man mit einer Feststellungsklage heraus kommen (Declaratory judgement): Man beantragt beim Gericht die verbindliche Feststellung, dass man das gegnerische Patent nicht verletzt.

Eine Feststellungsklage ist aber nicht schon dann berechtigt, wenn man „darüber nachdenkt“, ein möglicherweise patentverletzendes Produkt zu verkaufen. Vielmehr muss eine „ausreichend reale Auseinandersetzung“ bestehen.

Im Streit Arkema vs. Honeywell hatte der Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) zu beurteilen, ob eine Feststellungsklage zulässig ist, wenn die Klägerin ihre Vermarktungsabsicht nur behauptet, aber nicht konkret beweist. Im strittigen Fall hatte Arkema eine negative Feststellungsklage in Bezug auf ein Honeywell-Patent angestrengt, welches die Verwendung eines umweltfreundlichen Kühlmittels in einem Auto beanspruchte.

Das erstinstanzliche Gericht hatte die Feststellungsklage von Arkema nicht zugelassen. Weder könnten die geplanten Aktivitäten von Arkema zu einer direkten Patentverletzung führen, noch drohe aktuell oder unmittelbar die Gefahr, dass Arkema wegen indirekter Patentverletzung in Anspruch genommen würde. Arkema habe auch keine Beweise geliefert, dass durch seine potenziellen Abnehmer eine direkte Patentverletzung drohe.

Der CAFC war anderer Ansicht und bejahte das Feststellungsinteresse. Weder ist es nötig, dass der Patentinhaber seine Patente gegenüber dem Mitbewerber spezifisch geltend macht, noch dass eine konkrete direkte Verletzung nachgewiesen ist. Es ist auch nicht erforderlich, einen kaufwilligen Abnehmer zu identifizieren. Es genügt, dass es zwischen den beiden Parteien unbestritten ist, dass Arkema das Kühlmittel an Automobilhersteller zu verkaufen wünscht („wish to sell“) und dass letztere das Kühlmittel offensichtlich für ein Verfahren verwenden wollen, das vom Patent geschützt ist.

Im konkreten Fall hatte Honeywell in Deutschland gegen Arkema bereits Klage erhoben. Auch hatte sie nicht auf ihre Rechte in den USA verzichtet. Dass die geplanten Lieferungen frühestens in etwa 1 Jahr erfolgen werden, verstiess ebenfalls nicht gegen das Kriterium „sufficiently real“. Arkema dachte nicht nur „darüber nach“ (consider), das Kühlmittel zu vertreiben, sondern hatte schon eine Anfrage beantwortet und weitere Offertanfragen waren pendent.

Dieses Urteil zeigt, dass die Schwelle relativ niedrig ist, um in den USA eine Feststellungsklage zu erheben. Interessant ist diese Rechtsprechung für diejenigen, die sich gegen eine Patentverletzungsklage wappnen wollen. Riskant dagegen für all jene, die zwar ein US-Patent halten, aber in den USA nicht in ein Gerichtsverfahren gezogen werden möchten. Schon mit einem Verletzungsvorwurf im Ausland riskiert man eine Gegenklage in den USA.